案情分析

河南省鶴壁市甲公司在競標云南某煙草集團的設備采購時，發現另一競標者河南省鶴壁市乙公司的產品和自己的競標產品完全一樣，進而確認乙公司的法人代表為從甲公司離職一年的原甲公司技術副總，而該產品屬于甲公司獨立自主開發，但甲公司針對該產品的技術方案沒有申請專利。

甲公司通過自己已經授權的A專利在鄭州中院向乙公司發起侵權訴訟，但實際上A專利技術方案所表征的產品為上一代產品，和該競標產品不完全相同。

甲公司發現通過A專利勝訴可能性不大時，了解到乙公司在該副總從甲公司離職不滿一年內申請B實用新型專利已經授權，完全對應于競標產品，而實際上該產品研制是在該副總任職于甲公司時期完成。

甲公司為防止乙公司反訴并且維護合法權益，隨即對B專利發起確權訴訟，請求認定B專利的專利權人為甲公司。在確權過程中，乙公司請求聲明放棄B專利的專利權。

甲公司的確權請求得到鄭州中院的支持，但是當甲公司準備行政變更專利權人時候、用B專利訴乙公司侵權時候發現，該專利權在確權訴訟的初期已經被乙公司請求聲明放棄，并且國家專利局已經登記公告。

法規依據

根據專利法第四十四條的規定，有下列情形之一的，專利權在期限屆滿前終止：（一）沒有按照規定繳納年費的；（二）專利權人以書面聲明放棄其專利權的。專利權在期限屆滿前終止的，由國務院專利行政部門登記和公告。

可見，當時乙公司作為明確的權利人，依據專利法第四十四條的規定，依法進行放棄聲明請求，國家專利局依法實施審查，進而公告放棄該申請，屬于符合規章制度的普通行政程序，該行政程序不存在問題。

但是，《專利審查指南》第五部分第九章2.3規定：專利權人無正當理由不得要求撤銷放棄專利權聲明，在專利權非真正擁有人惡意要求放棄專利權后，專利權真正擁有人（應當提供生效的法律文書來證明）可要求撤銷放棄專利權聲明。

那么對于B專利，在存在惡意放棄聲明的情況下，如果不能撤銷該聲明，那么對于真正權利人甲公司就受到不公正待遇，合法權益沒有得到司法保護。通過上述規章制度可以知道，行政程序上是給予了救濟條款，也就是說遵從上述的指南規定，是可以通過行政程序來重新獲取該B專利的專利權的。

處理流程

基于審查指南的上述規定，可以按照意見陳述的方式，針對B專利，提出請求撤銷放棄專利權聲明。其中，需要向專利局證明兩件事情：第一、請求人屬于專利權真正擁有人，原始放棄申明的請求人為專利權非真正擁有人；第二，非真正擁有人存在惡意聲明放棄行為。

首先，對于請求人是專利權真正擁有人，將鄭州中院的確權判決書作為提交證據，可以得到專利局的支持。

其次，對于惡意本身，本案相對比較明確，該放棄聲明發生在確權過程中，也就是非真正擁有人在獲知其專利權不能夠合法擁有的時候故意放棄，以使真正權利人在得到法院支持下也不能夠獲取專利權，存在主觀過錯，本身構成惡意。但該惡意的證明僅通過意見陳述和過程文件，而沒有明確的司法判決或者其他法律文書作為證據來支持。

幸運的是，在提供上述證明和意見陳述之后，該請求撤銷得到專利局的認可和支持，將原始放棄聲明撤銷，變更權利人，將B專利的專利權歸還于甲公司。

另外，注意到，該條款沒有限定請求撤銷的時限，也就是說在任何時候得知該惡意放棄時都可以啟動該行政請求程序。

但在實踐中，也有專利局不支持僅由意見陳述來支持惡意的情況。已有行政決定顯示，對于類似案件，國家專利局認為，請求人應當提供生效的法律文書來證明該專利權屬于被專利權的非真正擁有人惡意放棄的情況，而專利權權屬糾紛生效判決書中僅對專利權權屬進行確認，未對被告是否為惡意放棄專利權的行為給予認定，因此駁回關于撤銷放棄專利權聲明的請求。

此時，對于請求人，要注意在確權程序時候，同時請求司法支持被告存在惡意放棄的行為。如果在前確權訴訟沒有該請求，可以進一步進行民事訴訟，通過法院確認非真正擁有人存在惡意放棄行為，認定非真正擁有人在本案專利權權屬糾紛審理過程中放棄本案專利權的行為缺乏正當的理由，主觀上有惡意，具有明顯過錯，屬于惡意放棄，將法院判決作為惡意放棄的提交證據。在具備該判決的情況下，該惡意放棄的主觀行為應當得到國家專利局的認可和支持。

案件探討

這個案件雖然通過行政程序挽回了專利權，但是從商業角度來看，在競標過程中，對于甲公司采用A專利訴乙公司侵權，乙公司采用現有技術和未完整覆蓋抗辯，得到鄭州中院支持，甲公司敗訴。

而當甲公司獲取到B專利的專利權的判決之后，該招標已經結束，對于招標方而言，只能雙方都停標或者雙方協商，而不能影響招標方的利益，最終的結果是雙方各獲取一半的商業合同額。

雖然，甲公司后續可以通過不正當競爭來繼續延伸該案件，但是實際上對于招標方而言，是不希望在競標產品使用過程中看到這一結果，從而甲公司實際上損失很大且暫時無法彌補。

對于甲公司而言，實際上在之前有多個機會挽救，第一，該技術產品是個新的改進，應該及時申請專利進行保護；第二，對于關鍵技術人員的流動沒有進行針對性的監督，造成實質的技術成果流失；第三，沒有對競爭對手進行有效的跟蹤，沒有分析其產品和專利情況，導致專利權的丟失；第四，確權訴訟如果在侵權訴訟初期就開始，基于證據充分，實際上可以更早的終結這個訴訟，在招標過程中更早的贏得招標方的同情和支持。

而從另一個角度，對于乙公司，在甲公司對其進行侵權訴訟時候，如果通過B專利訴甲公司侵權，由于證據充分，也會對甲公司造成更大的損失。雖然，甲公司也可以通過確權來獲取該專利，但是時間上和招標方的同情分上，乙公司就能占得先機，在同樣的判決結果的情況下，可以獲取的商業利益更大。

對于代理人而言，處理一件案件，一定要結合企業需求，結合當前的商業訴求進行案件的處理，選擇什么樣的請求、什么樣的證據、什么樣的訴訟方式能為當事人獲取更好的利益，可能才是最好的處理方式。

進一步延伸探討，目前構成撤銷放棄聲明的要件是權屬生效法律文書和惡意放棄證明，第一個要件通過司法確權可以獲取。但是第二個證據的獲取或者確認存在難度，一種情況是在沒有明確的證據支持惡意的情況下，或者在隨機的一個時間段非真正權利人聲明放棄，進行惡意的判定就比較困難；更極端的一種情況，是非真正權利人通過未繳納年費的方式導致專利權終止，這兩個都難以通過現有行政和司法程序得到救濟，這也是后續規章制度修改時候需要注意的地方。